何自刚：详尽的专利无效请求书是保证后期发挥的基础

发布时间：2017-07-14

详尽的专利无效请求书是保证后期发挥的基础

----关于对201530328260.7外观设计专利无效的体会

我代理北京明轩尚品商贸有限公司就外观设计专利201530328260.7向专利复审委员会提出的无效申请，从2017年1月18日期至2017年7月5日历时5个半月，终于等到了有利于我的委托人的无效决定。这其间的感悟颇有必要记录下来，一方面提醒自己未来的态度，另一方面有利于同行少走弯路。本文以提出问题为主，毕竟法律工作也可以称之为遗憾的艺术，谁最牛取决于谁能够在所做的法律案件中总结教训，总结的越多，就最牛。在问题之后是本案中我的值得固化的经验。

该案的最大特点是没有在先的专利文件作为证据使用，涉及的6份证据以网络证据为主，以著作权证书和合同为辅助。

另外提起无效请求时，请求书中并没有针对每个证据披露的对应产品的外观设计进行一一比对，而是笼统的选择一幅最接近的图片作为破坏争议外观的新颖性的证据，这导致了口审中（无效通常必经的与专利权人面对面争辩的程序）使用证据受到限制的尴尬境地。

同时本案因为要中止请求人被控的侵权之诉因此要在答辩期内获得无效受理通知书，而证据6的提供时间要拖后，因此导致了在提出请求之日起1个月内进行证据补充。然而因为在补充证据时没有针对该证据6说明无效宣告理由而导致未被审理。

在证据方面，证据1和证据3-5分别因为公证书与证据1的内容不一致、证据3对应的公证书没有提交、证据4没有提交原件或其他证明材料、证据5没有提交原件和其他证明材料因而都没有被采信。种种问题皆因没有一一核对导致的。通过设计系列工作流程和管理工具可以杜绝该问题。

在无效请求书撰写方面必须重视的是：无效宣告请求范围以及理由和证据的理解，这很重要，一旦没有在请求书中涉及相应的内容，会导致无效后续程序中处处受限甚至基本没有后续工作的可能，再有能力的代理人都会面对巧妇难为无米之炊的尴尬。具体理解见审查指南第四部分第三章3.3无效宣告请求范围以及理由和证据，特别是其中规定了：

“请求人应当具体说明无效宣告理由，提交有证据的，应当结合提交的所有证据具体说明。

对于发明或者实用新型专利需要进行技术方案对比的，应当具体描述涉案专利和对比文件中相关的技术方案，并进行比较分析；

对于外观设计专利需要进行对比的，应当具体描述涉案专利和对比文件中相关的图片或者照片表示的产品外观设计，并进行比较分析。”

这个规定容易理解，但不满足它的后果却被我轻视，本案中就是在口审中不被审理，可能面临不得不重新提起无效的后果。

再次强调：描述具体方案并进行比较分析一定要踏踏实实做好。

同时在1个月的补充证据期限内一定要结合该证据具体说明相关无效宣告理由，这里“理由”应当如上面提到的那样描述具体方案并进行比较分析。在本案中因为这样的疏忽导致了证据6未被审理。

以上教训虽然隐藏在全部无效的成功中但其隐藏可能给客户带来的风险确细思极恐！

当然本案中能够获得全部无效的有利于当事人的结果也与我作为代理人对“公开”的理解有直接关系。何为“公开”？这个法律用语罕见于非专利法的其他法律中，在专利法里，在涉及专利技术或者外观设计的新颖性和创造性判断时，引入了“公开”一词从而将申请日之前公开的技术或者外观设计作为比较对象。

“公开”是指存在这样一种状态，即任何人如果想得到就能得到相应技术内容或者外观设计的内容的状态。以此为出发点，我具体论述了微博属于公开，诚如在无效决定中合议组所强调的那样“新浪微博是新浪网推出的、提供微型博客服务类的社交网站，根据对新浪微博平台管理机制的了解和用户经验可知，新浪微博中上传图片一经发布，发布时间由系统自动生成且无法修改。微博发布时可以选择对所有人公开、好友圈公开和自己公开，微博公开范围可以从公开转成私密，但私密不能转成公开。公证过程中可以通过搜索浏览上述微博，因此可以证明该微博内容是对公众可见的。”因而复审委采信了证据2，并由此无效掉了诉争专利。

有几点总结：1时间是自动生成并且固定不变的；2对所有人公开的；3公证时的获取方式是普遍适用的。从而应当理解为符合“公开”的法律要求。

对于证据2所公开的内容，我也精准的选择了用于破坏争议专利新颖性（专利法23.1）的图片。并对争议专利的图片与在先设计中的图片进行一一对比，因而说服了合议组作出有利于我方的决定。

以上教训也好、成功也罢，都是过去时，能够给予未来以指示那才是当下最有意义的事情。因为能力有限，所述必有不周，欢迎批评指正。

何自刚

2017年7月9日

附：专利无效无效决定