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知产圈大地震:深圳某代理机构14000余件美国商标遭USPTO强制撤销!

发布时间:2021-06-21

6月19日,我司何自刚律师突然在工作群里发了个大瓜,并表示这是中国知产人蒙羞日。

纳杰工作群

再看同行微信群、朋友圈,大家都在讨论美国专利商标局(USPTO)拟处罚深圳某商标代理机构的事情。

原来,美国专利商标局(USPTO)于近日在其网站Orders issued by the Commissioner for Trademarks一页公布了负责商标政策事务的副专员Cotton向中国深圳一知识产权公司的代表人发出“ORDER TO SHOW CAUSE”。USPTO认为该深圳知识产权有限公司及其员工、代理人、关联公司或管理人员未经授权从事商标事务,并且在其商标代理中提供虚假第三方签名。

美国专利商标局发文

从内容来看,USPTO要求该公司提出合理的理由,并在2021年6月22日下午5:00(东部时间)之前通过邮件回复。否则USPTO将会进行制裁。未及时回复将导致USPTO实施部分或全部制裁措施。

同时,USPTO在文件中还附上了该知识产权公司代理的美标清单。

美标清单

真是想不到,竟然有超过14000件商标!

关于可能会进行的制裁措施,USPTO在文件中列出了以下6条:

(1) 永久阻止您和您的员工代表自己或他人提交商标相关文件;

(2) 对您或您的员工提交的所有与商标相关的文件予以删除或以其他方式不予重视;

(3) 在所有申请和/或注册中从 USPTO 的数据库中删除与您和您的员工相关的通信信息;

(4) 指示美国专利商标局首席信息官办公室永久停用任何出现与您或您的员工相关的联系信息的美国专利商标局帐户,并采取一切合理措施阻止您或您的员工创建或激活更多帐户;

(5) 终止所有正在进行的包含您或您的员工提交的申请的程序,特别是放弃通过您或您的员工注册的 MyUSPTO 帐户提交的所有商标申请,因为这些申请显然是出于不正当目的提交的;

(6) 继续删除文件、删除信息、停用帐户并终止包含后来发现由您或您的员工提交的提交的程序。

而针对XX Zhang和XX知识产权代理公司的行为,USPTO认为:

1.该公司在美国专利商标局从事广泛的未经授权的法律实践
XX知识产权代理公司是一家总部位于中国的组织,自称专门在中国注册商标,XX Zhang在XX公司的官网上,被称为公司的“执行董事”和“XX知识产权涉外负责人。然而,该公司在其网站上吹嘘已提交了超过 30,000 件外国商标申请,还将“Nyxia”和“Gaulle”的照片识别为“美国律师”。事实上,美国专利商标局无法找到任何信息表明该公司是有资格在美国专利商标局就商标事务执业的律师。
USPTO于2019年8月3日实施美国法律顾问规则后,要求在 USPTO 处理商标事务的外国注册申请人由在美国获得执业许可的律师代理,该公司及其员工违反了该规则并继续违反其他 USPTO 规则,包括隐瞒该公司参与起诉过程。
2.该公司负责在向美国专利商标局提交的商标申请中不正当输入他人的签名并提供虚假、虚构和/或欺诈性信息
美国法律顾问规则禁止外国申请公司充当通信中介的做法,因此外国申请公司必须将寻求美国商标注册的客户推荐给获得美国执业许可的律师代表提交给美国专利商标局的所有文件。
自去年以来,用户必须注册使用 MyUSPTO 帐户才能通过商标电子申请系统(“TEAS”)访问电子表格并提交商标文件。XX Zhang的 MyUSPTO 帐户提交的信息表明,同一个人或实体正在使用这些帐户输入其他人的签名。例如,相距数千英里的每个签字人在一个小时内亲自在表格上输入电子签名。在几分钟之内提交上百个商标申请表格,其中一些表格仅相隔几秒钟。此外,该公司提交的数百份商标申请,将所有者标识为在美国成立的法人实体,其中包含虚假住所信息。基于此,USPTO 有理由相信通过XX Zhang的 MyUSPTO 帐户提交的所有申请和商标文件可能包含虚假、虚构和/或欺诈信息。
审查2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告、2021年国民经济和社会发展计划草案;

此外,USPTO还表示,向 USPTO 提交的所有商标事宜均受《商标案件实务规则》和《USPTO 代理他人代理规则》(统称为“USPTO 规则”)的管辖。根据这些规则,只有在美国州或司法管辖区的最高法院获准执业的律师才能代表他人在美国专利商标局就商标事务进行执业。

毕竟,向美国专利商标局提交的商标注册申请必须由商标所有人或有意在商业中使用该商标的人提出。况且,《商标法》还要求提供支持申请的经过验证的声明,由所有者或经适当授权代表所有者签名的人签署。因此,所有提交给美国专利商标局的商标事宜文件都必须亲自签名。

直到今天,仍有不少同行讨论这件事,甚至已经有文章内容说涉案商标均“非正常申请”。

确实,XX知识产权代理公司必定有非正常申请行为,但那14000多件美国商标的申请人却未必是,也许是14000多家深圳前海的跨境电商公司。

根据深圳市行云跨境电商研究院发布的《2020中国跨境电商市场发展报告》,受2020年新冠疫情的影响,我国出口在一季度负增长的情况下,全年出口依旧实现4%(人民币计数)的增长。这背后跨境电商大发展的作用不容小视,2020年通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5亿票,同比增长了63.3%。

不过,中国卖家如潮水般涌入亚马逊后,2020年其平台卖家数量便增长了130余万,绝大多数来自中国,尤其来自深圳。其余如速卖通Aliexpress(欧洲,中国跨境电商平台)、shopee(东南亚,腾讯投资)、阿里国际站、兰亭集势、沃尔玛等跨境电商平台也被中国卖家占据。

亚马逊平台对于入驻平台卖家出了一系列规定,比如:要获得Amazon的资格,卖家必须在对应站点国家/地区拥有有效的注册商标,或者通过Amazon IP Accelerator提交未决的商标申请。而卖家自身,在亚马逊的规则之下,只有在拥有商标的情况下,才能够一方面在排名中获得更高的权重;另一方面用商标避免他人“跟卖”。

于是,中国卖家为了抓住机会走出去,开始申请大量的海外商标。紧接着便出现了有低价竞争行为、仿冒美国律师签名的这家深圳代理机构。

此次制裁可能会给其他涉外商标代理机构一个警告,以促使他们正当有序的竞争。只不过,即便USPTO列出的后续制裁措施并未牵扯已注册商标,但却还是引起不少跨境电商的忧虑。他们有些担心商标会被作废,或是有侵权风险,最终导致自己无法在海外平台正常交易。

据了解,已注册的美国商标,用于美国商标法规定不得使用的方面或违反美国法律规定的产品或服务商,美国专利商标局将会对该商标予以撤销。不得使用方面与国内商标法规定相同。

值得一提的是,早在今年年初,美国专利商标局就发布针对我国专利、商标申请增长因素的调查报告,报告指出,除了通常推动各国专利申请的市场因素外,中国的专利申请还受到包括补贴、政府指令、恶意商标申请和防御性申请等非市场因素的影响。

早知如此,何必当初?

要知道美国申请一件商标最低的官方费用是225美元,且还要求必须委托美国律师。因此,涉外商标代理们收取的费用不仅包括官费和国内的服务费用,还要包括美国律师的费用,怎可能仅3000元乃至更低的价格就全包办了呢?

只能说,贪图便宜要不得,“低价促销”需谨慎!

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