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实施专利的行为之制造

发布时间:2017-11-02

判断被控侵权产品或方法是否侵犯了某一项专利权,不仅需要判断所述产品或方法是否落入该专利权的保护范围,还应当认定被控侵权行为是否属于专利法意义上的侵权行为。缺少其中任何一方面,都无法直接得出被控侵权行为构成侵权的结论。实践中,前者重点是将被控侵权产品或方法与涉案专利进行技术对比,后者重点是考察被控侵权人实施的行为本身,二者的判断过程和标准相对独立,不存在固定的先后顺序。

判断被控侵权人是否具有侵犯专利权的行为,可以遵循以下步骤:(1)被控侵权人是否存在实施他人专利的行为;(2)被控侵权人实施他人专利的行为是否在专利授权之后且在专利权保护期内;(3)被控侵权人是否经专利权人许可、是否不以生产经营为目的以及是否被《专利法》明确规定为不侵犯专利权。

实施专利的行为之制造

根据《专利法》第十一条的规定,实施专利,对发明和实用新型专利权而言,是指制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品,使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品;对于外观设计专利权而言,是指制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。

《专利法》第十一条列举的五种行为是对侵犯专利权行为的穷举,未列入其中的行为,不构成实施专利的行为,不能采用类比的方式将其纳入侵犯专利权行为的范畴。例如,设计专利产品的行为,如果未将该设计转化为专利产品,则设计行为本身不构成实施专利的行为;仓储和运输专利产品的行为,如果该专利产品不是由行为人制造,行为人也未销售或许诺销售该专利产品,则仓储和运输行为不构成实施专利的行为,但构成共同侵权的除外。

第1节制造

制造,对于发明和实用新型专利权而言,是指做出或者形成具有与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的产品;对于外观设计专利权而言,是指做出或者形成采用外观设计专利的图片或者照片中所表示的设计的产品。

制造行为的对象应当是专利产品,包括将原材料经化学反应、将零部件经物理组装形成权利要求所保护的专利产品等行为。

1.1.1产品的数量、质量和制造方法对制造行为的影响

在制造行为的认定中,通常需要关注制造的结果,即制造的产品是否为专利产品。产品的数量、质量或性能以及制造方法通常不影响对制造行为的认定,除非制造产品的数量极少从而影响到对生产经营目的的认定或者产品的质量或性能使得产品未落入权利要求参数限定的范围内,或者权利要求中同时限定了特定的制造方法。

1.1.2委托加工或贴牌生产行为

委托加工或加工承揽,是指定作人或委托人提供样品或图纸,承揽人或加工人按定作人或委托人的要求完成产品,承揽人或加工人交付成品,定作人或委托人支付报酬的行为。企业接受委托加工或贴牌生产都属于加工承揽。如果委托加工或者贴牌生产的产品侵犯专利权,承揽人或加工人的加工行为构成实施专利的行为,定作人或委托人的委托行为也构成制造专利产品的行为。

【案例1一1}

A公司与B公司签订委托加工合同,约定B公司按照A公司提供的产品图纸及相关技术要求进行产品加工,所加工产品由A公司贴牌销售,产品涉及的知识产权风险由A公司承担。后C公司在市场发现,A公司上述产品侵犯了其专利权,遂以A公司、B公司侵犯其专利权为由向当地知识产权局请求调处。

分析与评述:

不论是否直接参与产品制造,在产品上标识自己为制造者的主体,通常被认定为法律规定的“制造者”或者“生产者”。A公司应对其产品承担相应的法律责任,其委托加工的行为应当认定为《专利法》第十一条规定的“制造”行为。同时,B公司是产品制造行为的实际参与者,依法也应当承担侵权责任。并且,由于名义制造人的行为和实际制造人的行为密切联系,缺一不可,共同导致了侵权后果的发生,故一般应认定两者都构成侵权,承担连带责任。A公司不能以其未直接制造专利产品为由不承担赔偿责任,B公司也不得以其相应的加工承揽合同中有免责条款为由抗辩C公司的主张。当然,B公司可以在对C公司承担赔偿责任后依合同免责条款向A公司追偿。

1.1.3在已有产品上添加图案和/或色彩获得专利产品的行为

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计。组成外观设计的要素是形状、图案和色彩。外观设计专利保护的对象有:单纯形状的设计、单纯图案的设计、形状和图案的结合的设计、形状与色彩结合的设计、图案与色彩结合的设计以及形状、图案和色彩结合的设计。被控侵权人从他人处获得已有产品,并在产品上添加图案或色彩,如果最终的产品落入外观设计专利保护的范围,则该添加图案或色彩的行为属于制造专利产品的行为。

【案例1一2J

张三拥有名称为“出租汽车”的外观设计专利,该专利系在某特定外形轮廓的小汽车上设有黄黑相间的图案。李四从汽车厂商处购买了相同型号的小汽车,并对其进行重新喷漆,最终获得的汽车外观落入了张三外观设计专利的保护范围。张三主张李四侵犯了其外观设计专利权。

分析与评述:

在这一侵权纠纷中,虽然李四并未制造汽车本体,但汽车本体只是一个中间产品,其在车身上喷涂相应的图案并获得最终专利产品的行为,类似于发明或实用新型专利侵权中购买零部件并组装成专利产品的情形。故应认定被控侵权人实施了制造专利产品的行为。

1.1.4制造产品仅供出口的行为

未经专利权人许可擅自制造侵权产品并全部出口到国外的行为,虽然因产品全部销往国外,并不会损害专利权人在本国市场销售其专利产品,但其仍然构成制造专利产品的行为,属于侵权行为,可以进行专利维权

编辑:蜗牛纳@北京纳杰商标代理公司

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