马云无效““淘”最”商标宣告请求裁定书，看点著作权在先权利

发布时间：2018-05-16

关于第11468218号““淘”最”商标无效宣告请求裁定书

申请人：阿里巴巴集团控股有限公司

被申请人：高发新

申请人于2017年5月8日对第11468218号““淘”最”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

““淘”最”商标

申请人的主要理由：

一、申请人是全球闻名的互联网公司，其“淘”、“淘宝”系列商标通过长期宣传使用已具有很强的显著性和很高的知名度。

二、争议商标与申请人在先注册的第8086322号“淘”商标、第5129391号“淘宝Taobao”商标、第5129390号“淘”商标、第6865738号“淘1站及图”商标、第7501763号“淘蚂蚁”商标（以下分别称引证商标一至五）构成同一种或类似商品上的近似商标，且已有多件类似情形的商标已被不予核准注册或被予以无效宣告。

三、申请人的第5626331号“淘宝”商标（以下称引证商标六）为推销（替他人）等服务上的驰名商标，争议商标构成对申请人驰名的引证商标六的抄袭、摹仿。

四、争议商标损害了申请人对美术作品《淘》所享有的在先著作权。

五、被申请人摹仿申请人的“淘”系列商标的行为违反诚实信用原则。争议商标是以不正当手段取得的注册，容易造成不良影响。

六、争议商标带有欺骗性，其注册使用会导致相关公众对商品来源产生误认，并淡化申请人“淘”、“淘宝”系列商标的显著性。

基于以上理由，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）及（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十一条、第四十四条第一款、第四十五条等法律之规定，对争议商标予以无效宣告。

申请人向我委提交了以下主要证据（光盘及复印件）：商标档案、作品权登记证书、宣传及使用材料（电视广告监测、媒体报道、广告合同、发票、照片）、荣誉证书、相关裁定书等。

被申请人答辩的主要理由：

一、争议商标具有特殊含义，其与引证商标一至六不构成近似商标，而申请人所述的其它商标被不予核准注册或被予以无效宣告的情形与本案案情并不相同。

二、申请人的“淘宝”商标主要使用的服务与争议商标核定商品并无关联。

三、申请人作品权登记证书上的登记时间为2017年。综上，争议商标的注册合理合法，没有违反《商标法》的相关规定，请求予以维持。

申请人主要质证意见与申请理由基本一致，并对被申请人答辩理由及证据不予认可。

我委经审理查明：

1、争议商标由被申请人于2012年9月10日提出注册申请，后经商标异议程序被商标局核准注册（见2015年11月21日刊发的第1480期《商标公告》），核定商品为第29类“果冻、花生酱”等，专用期至2024年。

2、申请人名下的引证商标一至六在争议商标申请注册前均已获准注册，其中引证商标一至五核定商品为第30类糖果、第29类果冻、水果色拉等，引证商标六核定服务为第35类推销（替他人）等，现均处于专用期内。
以上事实有商标档案在案佐证。

依据当事人理由、事实和请求，我委现对焦点问题作如下归纳及审理。

第一，首先，争议商标核定商品与引证商标一、三核定商品既不相同亦非类似。其次，争议商标与引证商标二、四、五均包含有相同的汉字“淘”，双方商标在读音、字形等方面存有相似之处，且整体亦无特定含义能够使得相关公众将其与引证商标二、四、五进行明确区分；与此同时，争议商标核定使用的果冻等商品与引证商标二、四、五核定商品属于同一种或类似商品。因此，争议商标的注册违反了《商标法》第三十条之规定。

第二，鉴于在争议商标申请注册前，申请人已在果冻等商品上注册了数件引证商标，且我委亦结合申请人商标的知名度并依据《商标法》第三十条规定对申请人的在先商标权予以保护，在此情形下，本案已无需再对引证商标六是否达到驰名程度进行审查，亦不再适用《商标法》第十三条第三款在非类似商品上保护驰名商标的相关规定进行评审。

第三，申请人提交的《作品权登记证书》显示其于2004年创作完成并首次发表了美术作品《淘》，该日期虽为申请人自述，但申请人提交的引证商标注册证及相关宣传使用材料亦显示，申请人在争议商标申请注册前即已将美术作品《淘》作为其“淘宝”商标的组成部分之一进行公开发表和使用。而争议商标中的“淘”字与申请人具有较强独创性的美术作品《淘》在外观设计、表现手法、细节特征及整体视觉效果等方面几无差异，且被申请人未能就此作出合理解释，故可推定被申请人应当事先知晓《淘》为申请人的美术作品，在此情形下，仍将该作品作为争议商标的一部分进行申请注册，其行为已损害了申请人的在先著作权。鉴于此，可以认定争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条之规定。

第四，本案争议商标为纯文字商标，尚无充分理由可以认定该标识具有欺骗性，或容易使公众对商品特点或产地产生误认，亦或对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响，即争议商标并未违反《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项之规定。

第五，鉴于我委在本案中已通过《商标法》其他实体条款予以保护，在此情形下，不再适用《商标法》第四十四条规定进行评审。

最后，因《商标法》第七条规定已体现在其它实体条款中，我委在作上述裁定时已予综合考虑，故不再赘述，而申请人的其它主张均缺乏事实或法律依据。

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：

争议商标予以无效宣告。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

合议组成员:

徐苗

韩秀花

高妍

2018年03月27日